商标法修正案草案上海、浙江调研情况简报(一)（2013）

商标法修正案草案上海、浙江调研情况简报(一)

　　3月25日至28日，全国人大常委会法制工作委员会的同志赴上海、浙江就商标法修正案草案(以下简称草案)的有关问题进行调研。其间，听取了两省(市)部分法院和工商行政管理部门关于商标工作的情况介绍和对草案的意见。现将主要情况简报如下：

　　一、上海、浙江两省(市)商标工作的主要情况

　　1．商标审判工作情况

　　上海市高院介绍，商标法施行以来全市三级法院共受理一审商标民事案件2700多件，审结2500多件，其中最近十年受理和审结的案件超过80％。2011年、2012年分别受理294件、442件，审结320件、380件。

　　浙江省高院介绍，2010年1月至2012年12月，全省三级法院共受理一审商标民事案件4564件，审结4361件。2011年、2012年分别受理1402件、2183件，审结1369件、2102件。

　　两地高院介绍，实践中的商标民事案件绝大多数为商标侵权纠纷案件，其中涉及商标确权的案件(即在商标侵权案件中，被诉侵权人请求宣告商标无效)不足5％。绝大多数案件都能在法定的审限内结案(一审六个月，二审三个月)。

　　2．商标侵权纠纷行政处理情况

　　上海市工商局介绍，近年来全市工商系统查处的商标侵权案件年平均在2500件至3000件之间，约90％以上是销售侵犯注册商标专用权商品的案件。

　　浙江省工商局介绍，2012年全省工商系统共查处商标侵权案件6997件，多数是销售侵犯注册商标专用权商品案件(4404件)和未经权利人许可在相同或者类似商品上使用与权利人的注册商标相同或者近似的商标案件(2257件)。

　　3．驰名商标认定情况

　　上海市高院介绍，截至2012年，全市法院受理的商标案件中，当事人提出认定驰名商标的案件40多件，涉及50多件商标。目前全市只有市高院、市一中院和市二中院有权审理涉及驰名商标认定的一审案件，共认定驰名商标11件。

　　浙江省高院介绍，目前全省只有省高院和杭州市中院、宁波市中院有权审理涉及驰名商标认定的一审案件，共认定驰名商标22件。

　　二、上海、浙江两省(市)法院、工商部门对草案的意见

　　(一)关于商标构成要素

　　草案第二条对现行商标法第八条作了修改，规定声音、通过使用取得显著特征的单一颜色等可以作为商标注册。

　　有的法院和工商部门提出，草案的规定扩大了可以作为商标注册的要素范围，有利于满足实践中的需求；也有利于我国商标权人进行声音、单一颜色商标国际注册和提升我国商标保护的国际形象。有的法院建议规定，声音只有通过使用取得显著特征，才可以作为商标申请注册。

　　一些法院和工商部门提出，声音商标和单一颜色商标在受理审查、描述记载、侵权认定等方面存在难度，缺乏可操作性。同时，单一颜色具有稀缺性，允许单一颜色注册商标可能造成商标注册人对颜色的垄断；消费者通过单一颜色区分商品来源，难度较大。不赞成增加声音和单一颜色作为商标的构成要素。

　　(二)关于驰名商标保护

　　现行商标法第十三条、第十四条对驰名商标保护制度作了规定。草案第六条增加规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。

　　1．有的法院建议将现行商标法规定的驰名商标侵权的判定标准由“复制、摹仿或者翻译”修改为“相同或者近似”。有的法院建议增加关于已注册驰名商标反淡化的规定，即申请注册的商标与他人已注册的驰名商标相同或者近似，可能使相关公众认为该商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，不予注册并禁止使用。

　　2．有的法院和工商部门提出，实践中驰名商标往往被误解为荣誉象征；有的企业利用驰名商标做广告宣传，误导消费者；有的地方政府将驰名商标的认定数量作为政绩看待，对被认定的企业给予奖励、补贴，使一些企业热衷于驰名商标的认定，有的企业甚至以虚构商标争议、商标诉讼的方式获取驰名商标认定，滋生腐败。建议针对实践中存在的问题，对相关规定进一步完善。

　　有的法院提出，对驰名商标实行个案认定，可能会产生同一商标在较短时期内多次认定的情况。反复认定对驰名商标所有人来说成本较高，同时也可能产生认定标准不一、认定结果不同的情况。建议增加关于驰名商标有效期的规定，在法定期限内，商标驰名的事实自动得到确认。

　　有的法院建议对如何认定驰名商标作出规定。有的法院建议对驰名商标的定义、认定标准、认定程序、保护等作出全面规定。有的法院和工商部门建议，驰名商标认定除了坚持“个案认定”外，还应当坚持“因需认定”，只有在确需对商标驰名的事实加以确认，否则无法对当事人提供保护的情况下才能认定驰名商标。有的法院建议取消行政机关对驰名商标进行认定的做法，只有法院可以在诉讼程序中认定驰名商标。一些法院和工商部门建议增加规定，不得将行政机关、司法机关对驰名商标的认定用于广告宣传。

　　3．有的法院提出，对于在与未注册驰名商标相同或者类似商品上使用的商标是复制、摹仿或者翻译该驰名商标、容易导致混淆的行为，以及在与已注册驰名商标不相同或者不相类似商品上使用的商标是复制、摹仿或者翻译该驰名商标、误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为，是否属于商标侵权行为，应当承担什么民事责任，建议予以明确。

　　(三)关于未注册商标的保护

　　1．草案第三十四条中规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

　　一些法院提出，上述规定保护的未注册商标应当限于“具有一定影响的商标”，对于普通的未注册商标不应提供保护。有的法院建议对“原使用范围”作出具体规定。

　　2．有的法院提出，对于未注册商标，是通过商标法进行保护，还是通过反不正当竞争法进行保护，应当认真进行研究。应在坚持商标注册保护原则的基础上，统筹考虑未注册商标保护问题。

　　(四)关于商标代理

　　草案第九条中规定，从事商标代理业务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规的规定；工商行政管理部门应当加强对商标代理活动的监督管理。

　　一些法院和工商部门提出，实践中商标代理组织、商标代理人违反诚实信用原则开展业务、扰乱商标注册秩序、损害被代理人利益的情况较多，建议加大对商标代理活动的监督管理力度；一些法院和工商部门建议恢复设立商标代理组织的行政审批和商标代理人的资格核准。有的工商部门建议，对违法的商标代理人可以采取市场禁入的措施。

　　有的工商部门提出，实践中律师事务所、律师也可以从事商标代理活动，建议增加司法行政主管部门对商标代理活动进行监督管理的规定。

　　(五)关于商标注册的异议制度

　　草案第十五条对现行商标法规定的提出商标异议的主体由“任何人”修改为“在先权利人或者利害关系人”，并列举了提出异议的理由。

　　有的工商部门提出，对违反商标法第十条、第十一条、第十二条关于商标禁用标志、不具有显著特征标志等规定的商标注册申请，应当允许社会公众提出异议。

　　有的法院建议对“利害关系人”的范围作出具体规定。

　　(六)关于商标审查期限

　　现行商标法第三十五条仅要求对商标注册申请和商标复审申请应当及时进行审查，但未对商标注册申请、商标复审申请、注册商标无效的审查期限作出规定。

　　有的法院和工商部门提出，由于现行商标法对商标审查的期限未作出具体的规定，行政机关在审查期限方面的自由裁量权较大，实践中商标审查的期限也比较长。为规范行政机关的行为，保护当事人利益，建议对商标注册申请、商标复审申请、注册商标无效的审查期限，在商标法中予以明确。

　　(七)关于注册商标的无效宣告

　　1．草案第二十四条中规定，当事人对商标评审委员会作出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。

　　一些法院提出，对因不服商标评审委员会的裁定而提起的行政诉讼，法院只能维持或者撤销商标评审委员会的裁定，而不能直接改判，不利于争议的及时解决。建议赋予法院审理商标行政案件的改判权。

　　2．草案第二十五条中规定，有关宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，不返还商标侵权赔偿金、商标使用费、商标转让费明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

　　有的法院建议增加规定，有关宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前已经履行的和解协议也不具有追溯力。有的法院提出，对于无效宣告的效力应以有追溯力为原则、无追溯力为例外，建议将上述规定修改为：有关宣告注册商标无效的决定或者裁定具有追溯力，但是返还商标侵权赔偿金、商标使用费、商标转让费明显违反公平原则的除外。

　　(八)关于商标侵权行为

　　1．有的法院建议按照世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)的规定，将商标侵权的判定标准由“相同或者近似”修改为“可能造成消费者的混淆”。

　　2．草案第三十二条规定，故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的，属于商标侵权行为。

　　有的法院提出，按照侵权责任法的规定，过失帮助实施侵权行为也可构成共同侵权。建议将“故意”修改为“故意或者过失”。有的工商部门建议对帮助侵犯商标权的具体情形进行列举。

　　3．草案第三十三条规定，将他人驰名商标、注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照反不正当竞争法处理。

　　有的法院提出，按照相关司法解释的规定，将他人商标作为字号“突出使用”属于商标侵权行为，而不是不正当竞争行为，建议对草案的规定再作研究；有的法院建议将上述行为明确为商标侵权行为。有的工商部门建议对上述行为如何处理直接作出规定。

　　有的法院提出，驰名商标包括已注册的驰名商标，该条将驰名商标与注册商标并列的表述不合适。

　　4．有的工商部门建议将委托他人制造、加工侵犯注册商标专用权商品的行为明确为商标侵权行为。有的法院和工商部门提出，实践中一些国内企业接受外国商标权人的委托进行定牌加工，该商标在该外国属于合法商标，但与在我国注册的商标相同或者近似，这种行为是否构成商标侵权，应当如何处理，建议明确。

　　有的法院建议对现行行政法规、司法解释规定的商标侵权行为进行梳理，统一在商标法中作出规定。

　　有的法院建议对网络上的商标侵权行为作出专门规定。

　　5．有的法院建议对商标侵权行为承担民事责任的形式作出明确规定。

　　(九)关于商标侵权纠纷的行政处理

　　1．草案第三十五条第一款中规定，对销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售，免予其他处罚。

　　有的工商部门提出，如何证明“不知道是侵犯注册商标专用权的商品”、“合法取得”，应当在法律中予以明确，严格限制，以避免当事人利用上述规定逃避处罚。

　　有的工商部门提出，按照草案的规定，对于善意的销售者只是责令停止销售，不给予没收等其他处罚，和《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)关于侵权商品应当清除出商业渠道或者销毁的规定是否一致，建议再作研究；有的工商部门建议将“免予其他处罚”修改为“从轻或者减轻处罚”。

　　2．有的工商部门建议增加关于工商行政管理部门查处商标侵权行为的程序性规定，例如，对商标侵权行为查处时，应当有必要的证据；工商行政管理部门应当事人请求查封、扣押涉嫌侵权物品时，应当要求相关当事人提供担保等。

　　(十)关于侵犯商标专用权的赔偿

　　1．草案第三十七条中规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，也可以参照该注册商标使用许可费确定；对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。同时规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予一百万元以下的赔偿。

　　有的法院建议对“恶意侵犯商标专用权”和“情节严重”的情形予以明确，作出列举性规定；有的法院建议将“恶意”修改为“故意”。一些法院建议明确，对于采用法定赔偿的案件，也可以适用草案惩罚性赔偿的规定，即最高可给予三百万元的赔偿。

　　有的法院建议规定法定赔偿数额下限。有的法院建议明确法定赔偿是否包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

　　2．草案第三十七条中规定，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

　　有的法院提出，草案的规定不符合一般的民事诉讼中“谁主张，谁举证”的证据规则，是否合适，建议再作研究。有的法院提出，在侵权行为成立但无法确定赔偿数额的情况下，法院可以直接在法定赔偿范围内判定赔偿数额，是否需要增加上述规定，建议再作研究。

　　有的法院提出，为增加威慑力，在侵权人不提供相关账簿、资料的情况下，应当允许法院依据权利人的主张直接判定赔偿数额。

　　(十一)关于诉前行为保全

　　草案第二十八条规定了商标侵权案件中的诉前行为保全，其中规定，人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内做出是否保全的裁定；申请人提出申请时，应当提供担保；申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

　　有的法院建议将做出是否保全的裁定的起始时间，由“接受申请之时”改为“经审查符合规定之时”。同时建议对担保的提供作出具体规定。

　　有的法院提出，新修改的民事诉讼法规定，在人民法院采取保全措施后“三十日内”不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。草案的规定在时限要求上与民事诉讼法不一致，建议再作研究。

　　(十二)其他意见

　　1．草案第二十七条中规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址等注册事项的，由商标局责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

　　有的工商部门提出，对自行改变注册商标、注册人名义、地址等注册事项的监管主要由基层工商行政管理部门负责，商标局难以发现上述情形。建议将“由商标局责令限期改正”的规定修改为“由县级以上工商行政管理部门责令限期改正”。

　　2．有的工商部门提出，商标的注册、保护与保证商品质量无关，建议删除现行商标法第四十五条、第四十八条等与商品质量要求相关的规定。

　　3．有的法院建议对商标与域名、外观设计专利权等权利发生冲突的处理作出规定。

　　4．有的法院提出，为减少恶意诉讼，建议增加规定，商标侵权诉讼的起诉方败诉的，应当赔偿对方当事人因此支付的合理开支。