地方和中央有关部门对商标法修正案草案的意见(二)（2013）

地方和中央有关部门对商标法修正案草案的意见(二)

 

　　一、关于商标代理

　　1．现行商标法第十五条对代理人抢注被代理人的商标作了禁止性规定。

　　有的单位建议增加规定，商标代理组织和商标代理人不得在与其代理业务无关的商品和服务类别上为自己申请注册商标。

　　2．现行商标法第十八条、草案第八条规定，申请商标注册或者办理其他商标事宜，中国单位或者个人可以直接办理，也可以委托国家认可的具有商标代理资格的组织办理；外国人或者外国企业应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。

　　有的地方提出，实践中设立商标代理组织无须经过国家认可，建议删去“国家认可的”；有的地方、部门和单位提出，实践中律师事务所可以从事商标代理业务，建议本法加以确认，并增加规定，司法行政机关应当加强对商标代理活动的监督管理。有的单位建议明确，是否可以委托个人办理商标事宜。

　　3．草案第九条中规定，从事商标代理业务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规的规定；工商行政管理部门应当加强对商标代理活动的监督管理；并对商标代理行业组织吸纳、惩戒会员作了规定。

　　有的地方和部门提出，实践中，从事商标代理业务没有门槛限制，商标代理组织和商标代理人良莠不齐，产生大量不正当竞争等违法违规现象，亟待加强监督管理。建议规定，从事商标代理活动，除遵守法律、行政法规的规定外，还应当遵守地方性法规、部门规章的规定。有的地方和单位建议，建立商标代理组织资格管理和考核惩戒制度，并对商标代理人的资格认定、执业保证金、职业责任保险、资信披露等作出详细规定。有的地方、单位提出，有关商标代理行业组织的内容不必在商标法中规定，建议删去；有的地方建议仅作原则性规定。有的单位建议增加规定，商标代理组织可以向法院推荐商标代理人担任商标诉讼代理人。

　　4．草案第三十九条对商标代理组织、商标代理人的违法行为规定了行政处罚。

　　有的地方建议加大行政处罚力度。有的部门建议增加规定，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。有的地方建议增加违法情形：“采取欺骗、隐瞒事实等手段招徕商标代理业务，侵犯被代理人合法权益的。”

　　二、关于“一标多类”申请方式及审查意见书制度

　　1．草案第十二条中规定，商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标(一标多类)。

　　有的部门提出，商标注册“一标多类”，可能出现申请注册的商标在部分类别中被驳回、被无效的情况，建议增加规定，部分类别的申请、注册被驳回、被无效的，不影响在其他类别的申请和注册。

　　2．草案第十四条中规定，在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的．可以向申请人发送《审查意见书》，要求其做出说明或者修正。

　　有的地方提出，审查意见书属于行政机关的工作程序，不必在法律中作出规定。有的地方建议规定，商标局向申请人发送《审在意见书》的，应当一次性指出所有需要说明或者修正的问题。有的单位建议规定，经申请，可以延长对《审查意见书》的答复期限。工商银行建议规定，商标局驳回注册申请前，应当向申请人发送《审查意见书》。

　　三、关于商标使用的管理

　　1．草案第二十六条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

　　有的地方提出，本条对商标使用定义的规定过于简单，没有涵盖所有的商标使用情形，且容易被规避；有的地方建议删去本条规定；有的单位建议修改为，本法所称商标使用，是指在商业活动中使用商标，使相关公众能够识别该商标所标识的商品的特定来源的行为；有的地方、单位建议明确，贴牌加工是否构成商标使用。

　　2．草案第二十七条中规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由商标局责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

　　有的地方提出，为提高监管效率，建议将本条的监管职权授予地方工商行政管理部门。有的单位建议修改为，自行改变注册商标的注册事项，只有产生混淆误认的可能性，并经利害关系人申请，才应当被撤销。

　　3．草案第二十七条中规定，注册商标连续三年停止使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

　　有的单位建议进一步细化“停止使用”的判断标准；有的单位建议将“停止使用”修改为“未使用”。有的单位提出，我国存在大量注而不用的商标，成了“死亡商标”、“垃圾商标”，建议制定更加有效的清除规定。有的地方、部门和单位提出，为了更加全面地保护自己的注册商标，一些单位、个人在相同或类似商品上注册了与自己的注册商标近似的商标(联合商标)，或者在不相同或不相类似商品上注册了与自己的注册商标相同或近似的商标(防御商标)，从商标原理来讲，联合商标、防御商标不需要使用，建议明确这两类商标不适用本条规定。

　　4．现行商标法第四十六条规定，注册商标被撤销的或者期满不再续展的，自撤销或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。草案第二十八条删除了这一规定。

　　有的地方提出，删除这一规定，是否意味着如果将撤销的注册商标再次申请注册时，对申请主体及期限没有任何限制。建议恢复现行商标法第四十六条的规定。

　　四、关于企业字号和注册商标的冲突

　　草案第三十三条规定，将他人驰名商标、注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

　　有的地方和部门提出，本条的规定不属于商标侵权行为，不宜在商标法中规定，建议删去，留待修改反不正当竞争法时规定。有的地方和部门提出，目前反不正当竞争法没有相对应的条款，建议本法直接作出规定。有的单位提出，将他人驰名商标、注册商标作为企业名称中的字号使用，既构成侵犯商标权，又构成不正当竞争，二者出现竞合时，应当由当事人自由选择适用哪部法律维护自身权益，法律不宜限定只能依照反不正当竞争法处理。有的地方和部门建议在本条中对商标权和商号权的冲突作出系统规定。有的地方和单位提出，适合用作注册商标、企业字号的字词数量有限且高度重合，目前注册商标数量众多，涵盖了绝大多数此类字词，不宜一律禁止他人用作字号，建议删去本条中的“注册商标”，或者作出适当限制。有的单位建议增加规定，将他人驰名商标、注册商标的近似标识作为企业名称中的字号使用的，也适用本条。有的地方、单位提出，“驰名商标、注册商标”的表述有交叉，建议修改为注册商标、未注册驰名商标。有的地方和单位提出，将他人驰名商标、注册商标作为域名或网站名称使用的，也应当适用本条规定。

　　五、关于侵犯注册商标专用权的情形

　　1．现行商标法第五十二条对侵犯注册商标专用权的行为作了规定。

　　有的地方、部门和单位建议增加对侵权行为情形的规定，将商标法实施条例和最高法院司法解释中的相关规定上升为法律。例如：“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”；“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的”；“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”；“复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”；“将与他人注册商标相同或者近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的”；“在经营活动中使用明知或应知是侵权商品的”；“未经商标注册人同意，在商品交易文书上或者广告宣传、展览以及其他商业活动中，使用与注册商标相同或者近似的商标，使人误认为是他人商品或者服务的”。

　　2．现行商标法第五十二条第一项规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，构成商标侵权。

　　有的地方、单位建议明确“商标近似”的具体判断标准。有的单位提出，判断商标侵权，不宜机械地把焦点放在商标是否相同、近似和商品是否相同、类似上，而应当以是否存在消费者混淆的可能性作为标准。这样既能充分反映市场竞争关系，又能充分利用有限的商标资源。

　　3．现行商标法第五十二条第四项规定，未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的，构成商标侵权。

　　有的单位提出，这一情形构成不正当竞争，但没有侵犯商标权，建议删去。

　　4．草案第三十二条增加一项规定，“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”，属于侵犯注册商标专用权。

　　有的地方提出，本项规定借鉴了英美法中的帮助侵权理论，但与我国的法律体系不符；这种情形属于我国侵权责任法规定的共同侵权，本法可不作规定，建议删去。有的地方建议删去“故意”。有的地方、单位建议明确“提供便利条件”的具体情形，以免随意性过大。

　　六、关于侵犯注册商标专用权的行政处罚

　　1．草案第三十五条中规定，工商行政管理部门认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，非法经营额五万元以上的，可以处非法经营额五倍以下的罚款，没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款。

　　有的地方提出，除没收或者销毁侵权商品、侵权工具外，还应当没收专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的原辅材料；有的地方建议增加有关被没收的侵权商品的处置规定；有的地方建议规定，对于侵权标识可与商品分离、仍有使用价值或者回收价值的，不必一律销毁。有的地方提出，“非法经营额”难以计算，建议明确计算方法，或者设定其他处罚标准；有的地方建议将“没有非法经营额”修改为“没有非法经营额或者非法经营额无法计算”。有的地方建议提高对商标违法行为的罚款额度；有的地方、部门和单位建议对罚款额度规定下限。

　　2．草案第二十五条中规定，对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。

　　有的地方建议对这种情形适用惩罚性赔偿。有的单位建议明确是“故意”侵权。

　　3．草案第三十五条中规定，对销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售，免予其他处罚。

　　有的地方提出，为有效制止商标侵权行为，防止以“不知道”为由逃避处罚，建议删去“免予其他处罚”，或者修改为“减轻或者免除处罚”。有的地方提出，根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，对侵权商品，不论销售者是否合法取得，都应当予以没收。有的地方建议增加规定，有违法所得的，没收违法所得。

　　4．草案第三十六条规定，在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。

　　有的地方、单位建议将“可以”修改为“应当”。

　　七、关于侵犯注册商标专用权的民事赔偿

　　1．草案第二十七条中规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，也可以参照该注册商标使用许可费确定；赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

　　有的部门和单位建议对赔偿数额的三种确定方法的适用顺序作出规定。有的单位建议将“也可以参照该注册商标使用许可费确定”修改为“也可以参照该注册商标使用许可费的合理倍数确定”。有的单位建议明确“合理开支”的范围。

　　2．草案第三十七条中规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予一百万元以下的赔偿。

　　有的地方和单位提出，为加大对商标侵权行为的打击力度，建议提高法定赔偿数额上限；有的地方建议提高到二百万，有的单位建议提高到五百万元。有的单位建议规定法定赔偿数额的下限，有的地方建议为一万元，有的单位建议为五万元。

　　3．草案第三十七条中规定，注册商标专用权人不能证明此前三年内曾经实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

　　有的单位提出，注册商标未使用的情况比较复杂，有的属于有正当理由未使用，不宜规定被控侵权人一律不承担赔偿责任，建议删去该规定；或者仅作原则规定，即人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑注册商标实际使用情况。有的地方提出，对注册商标连续三年未使用的，应当区分该注册商标是否已被撤销：已经撤销的，不构成商标侵权；未被撤销的，构成商标侵权但不承担赔偿责任。

　　八、关于行政与司法查处商标侵权行为的职责分工

　　草案第三十五条中规定，对侵犯注册商标专用权行为，当事人可以协商解决、向人民法院起诉或者请求工商行政管理部门处理。

　　有的单位提出，我国知识产权制度建立之初，为了满足在短时间内形成具有较高效率执法体系的需要，我国建立了司法与行政双轨并行的执法模式，这符合当时的国情和实际需要。随着我国知识产权保护制度的完善和知识产权司法保护水平的提高，这种模式的弊端日益显现，行政执法的合理性及其范围需要重新探讨。商标侵权行为属于一般民事纠纷，权利人提起民事诉讼是基本救济方式。只有在发生了扰乱市场秩序等损害公共利益的行为时，才需要行政执法和刑事司法等公权力的介入。由行政机关处理一般的商标侵权纠纷，与知识产权属于私权的本质不相适应，不符合现代法治政府的职能定位，也与国际上的通行做法相悖。此外，在人民法院具有诉前和诉中责令停止侵权行为的职权后，行政执法的效率优势逐渐减少。鉴于此，建议本法对行政机关介入商标侵权行为的范围作出规定，即只有对“未经商标注册人的许可，在相同商品上使用相同商标的”假冒商标行为(刑法对此规定了刑事责任)，工商行政管理部门才有权处理，对其他商标侵权行为，应当由当事人通过民事诉讼解决。这样规定也符合《国家知识产权战略纲要》关于“发挥司法保护知识产权的主导作用”的要求。

　　九、关于商标确权案件的诉讼模式

　　有的单位提出，目前我国商标确权案件的诉讼模式不够合理。当事人对商标评审委员会的决定不服提起诉讼的，以商标评审委员会作为被告，按照行政诉讼案件审理。受制于行政诉讼的模式和规则，被告在诉讼程序中不能收集新证据；对于商标评审委员会的错误决定，法院无权直接变更。对于商标评审委员会重新作出的决定，当事人仍起诉的，产生循环诉讼，使商标确权无限拖延，不利于定分止争。同时，以商标评审委员会作为被告，导致真正有争议的双方当事人在后续诉讼程序中的地位失衡。而商标评审委员会疲于应诉，难以将有限的行政资源集中用于处理快速增长的审查请求。对于商标确权案件，除驳回商标申请的以外，都是他人对申请商标的可注册性、商标注册的有效性提出争议，在本质上应当属于平等主体之间的民事争议，商标评审委员会只是作为裁判者居中做出裁决。建议参考国际上主要国家的做法，将商标确权案件作为民事诉讼，即以行政程序中的双方作为诉讼当事人，商标评审委员会不作为被告，但可就特定案件发表意见。法院按照民事诉讼的规则进行审理，可以接受新证据，并就商标的有效性直接做出判决，商标局直接执行法院的判决。对于上述修改，建议在商标法中作出特别规定，而无须对行政诉讼法作出修改。如果对诉讼模式的修改有难度，至少应当在商标法中规定法院可以对商标确权直接做出判决。

　　十、其他意见

　　1．草案第三条中规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。草案第九条中规定，从事商标代理业务应当遵循诚实信用原则。有的地方和单位提出，诚实信用原则应当是商标法的基本原则，涵盖商标的申请、使用、许可、转让、代理和争议等各环节，建议单设一条作出全面规定。有的单位提出，诚实信用原则是民法的基本原则，且已经在商标法的具体条文中体现，不必再作专门规定，建议删去。

　　2．草案第二十条规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告；商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。有的地方建议对商标使用许可备案的必要性再作研究。

　　3．草案第三十八条对商标注册人申请人民法院对侵权人采取诉前禁令措施作了细化规定。有的单位提出，民事诉讼法对诉前禁令已有规定，商标法对此可不作规定，建议删去该条内容。

　　4．现行商标法第三十八条对注册商标续展的宽展期作了规定。有的地方建议明确，宽展期内当事人是否仍享有商标权利。

　　5．现行商标法第六十二条规定，从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员的违法行为“构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分”。有的部门提出，国家机关工作人员的违法行为不论是否构成犯罪，都应当给予处分，建议修改为“依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

　　6．有的地方、部门和单位提出，本法有关规定应当与民事诉讼法、行政诉讼法的相关规定相一致，建议将草案第二十八条有关解除诉前禁令的期限由十五日修改为三十日，将草案第十六条、第三十五条有关不服行政处罚的起诉期限由两个月修改为三个月。

　　7．有的地方、单位建议对草案中的一些表述进行统一规范，比如，“注册商标专用权人”、“商标所有人”和“商标注册人”；“侵犯他人商标专用权”、“侵犯注册商标专用权”和“商标侵权”；商标评审委员会的“裁定”和“决定”等。

　　8．有的单位提出，在驰名商标之外，对有一定知名度但未达到驰名的注册商标也应当给子跨类别保护，建议增加规定，申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上具有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易导致混淆的，不予注册。